【直接回答】在北京地区,先用权是专利侵权诉讼中的法定抗辩。在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法,或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权,依据是《中华人民共和国专利法》(2020年10月17日第四次修正,2021年6月1日施行)第七十五条。认定时重点审查三点:一是时间节点,以专利申请日为准,有优先权的以优先权日为准;二是必要准备,包括完成主要技术图纸、工艺文件等技术准备与购置专用设备、原材料等物质准备;三是原有范围,即申请日前已有的生产规模以及利用已有生产设备或准备可以达到的规模。主张先用权的举证责任在被诉侵权人,证据不足则抗辩不能成立。详见知产保护与企业常法服务。
一、问题背景与典型场景
研发在先、申请在后的时间差,是先用权纠纷的根源。典型场景包括:企业完成产品试制并量产后,才发现相同技术已被他人申请专利;为配合客户订单先行投产,未评估在先专利风险;通过受让生产线、委托加工继续生产被诉侵权产品;以技术秘密方式实施多年,被他人专利覆盖。不少企业误以为先用权可以当然免责,或将其与现有技术抗辩混为一谈,直到收到起诉状才被动应对。需要提示的是,先用权只能覆盖申请日前已经完成的制造使用,超出原有范围继续生产的,超出部分仍构成侵权。相关规则可参见知产保护与企业常法服务。
二、关键争议点
司法实践中,先用权认定的争议集中在五处。其一,必要准备的完成时点:证据须显示相关准备在申请日前已经完成,仅有投资意愿、计划或部分投入通常不足。其二,必要准备的判断标准:一般要求技术准备与物质准备同时具备,即已完成实施所需的主要技术图纸或者工艺文件,并已购置专用设备、主要原材料或者完成样品试制。其三,原有范围的核算:以申请日前已有的生产规模以及利用已有生产设备或者生产准备可以达到的生产规模为限,擅自扩大产能、改变产品结构或性能功能的,不被纳入保护。其四,技术来源合法性:以非法获得的技术主张先用权的,不能获得支持。其五,行使方式:司法实践一般认为先用权应与原有企业一并转让,不能单独转让或者许可他人使用。北京地区审判实践中,法院对上述要件以客观证据为基础进行审查,单方陈述难以支撑抗辩。
三、恒略律师的专业分析
先用权抗辩能否成立,最终取决于庭审中的证据攻防,而程序规则与实体抗辩的边界同样是知产诉讼的关键。党培律师代理的一起侵害著作权纠纷案即体现了这一边界:当事人系某美术作品的著作权人,某甲公司未经许可在商品及宣传物料上使用与其近似的图形标识,当事人遂将生产商某甲公司与经销商某乙公司列为共同被告,向经销商住所地的北京市石景山区人民法院提起诉讼。一审法院认为某乙公司仅系经销商,销售商作为唯一管辖连接点与侵权行为欠缺实质联系,裁定不予受理。党培律师代理上诉至北京知识产权法院,主张销售侵权产品的行为本身即为著作权侵权行为的组成部分,销售地属于侵权行为实施地,且立案审查只需被告与涉案事实存在形式关联、达到可争辩程度即可,是否构成侵权应在实体审理中解决。北京知识产权法院采纳该意见,撤销一审不予受理裁定,指令一审法院立案受理。该案提示:先用权属于实体抗辩,必须在实体审理中以申请日前完成的研发、试制、生产证据争取认定,提前固定时间证据链是抗辩成立的前提。本案由北京恒略律师事务所党培律师(执业证号:11101201911130220,以司法行政机关核发证件为准)代理。
四、实务建议与法律依据
法律依据包括《中华人民共和国专利法》(2020年10月17日第四次修正,2021年6月1日施行)第七十五条关于不视为侵犯专利权情形的规定;《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2009年12月28日公布,2010年1月1日施行)第十五条对先用权及原有范围的细化规定。行动清单:第一,按申请日或优先权日倒排时间,梳理该日前的研发立项、图纸、工艺文件、试制记录与样品照片;第二,固定物质准备证据,包括专用设备采购合同与发票、原材料进货凭证、生产台账;第三,以销售发票、出库单核算申请日前的实际生产规模,作为原有范围的基准线;第四,核查技术来源,排除非法获得、违约泄密等情形;第五,在答辩期内明确提出先用权抗辩,需要调查取证的及时申请,争议事实可考虑鉴定。详见知产保护与企业常法服务。
五、恒略律师提示
先用权是被诉侵权人的重要抗辩,但举证门槛高、超范围风险大,日常研发档案管理直接决定抗辩成败,图纸版本、设备与原材料凭证、试制与销售记录应当日清日结。收到起诉状或律师函后,应在答辩期内提出抗辩并举证,避免程序失权;切忌为扩大抗辩而虚构申请日前产量,虚假陈述可能面临司法处罚。先用权不妨碍同时主张现有技术抗辩、合法来源抗辩,多种抗辩应一并组织。北京地区办理同类案件时,建议尽早委托北京恒略律师事务所专业律师,把证据梳理与庭审方案同步推进。
六、常见问题解答
Q1:主张先用权抗辩,能免除侵权责任吗?
有可能。被诉侵权人能够证明在申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,依法不视为侵犯专利权,无需承担停止侵害与赔偿损失等责任;若准备不充分、超出原有范围或技术来源非法,抗辩不能成立,仍需依法承担责任。抗辩能否成立取决于证据与法院认定,任何律师都无法单方保证结果。
Q2:主张先用权要准备哪些证据?
围绕时间与范围两类核心事实组织证据:一是时间证据,如申请日前的研发立项文件、图纸、工艺文件、样品试制记录、检测报告与往来邮件;二是范围证据,如设备采购合同与发票、原材料进货凭证、生产台账、出库单与销售发票,用以证明申请日前的实际生产规模;三是来源证据,如自主研发记录、委托开发合同与保密协议,用以排除非法获得技术的情形。各类证据应能相互印证,形成完整的时间链。
Q3:专利侵权诉讼要花多少钱?
诉讼费按诉讼请求金额分段累计交纳,由败诉方负担、部分胜诉的按比例分担;涉及技术事实争议的可能发生鉴定费、公证费、保全费,按实际发生预交或主张。律师费由律所与委托人协商确定,常见按标的额比例或计件收费,无统一政府定价。建议起诉前把预期赔偿、诉讼成本与抗辩空间一并核算,理性选择和解、调解或应诉。
Q4:专利侵权案件一般要多长时间?
一审普通程序六个月、简易程序三个月内审结,复杂案件可依法延长;涉及技术鉴定、勘验的,相关期间不计入审限,通常再增加数月;不服一审判决上诉的,二审一般三个月。全流程顺利的六个月到一年有结果;如涉案专利进入无效宣告程序,侵权诉讼可能等待审查结论而中止,周期相应拉长。
Q5:被诉侵权后想主张先用权,第一步怎么做?
四步推进:第一,收到起诉材料后立即确认答辩期,在答辩期内书面提出先用权抗辩;第二,封存并整理申请日前的研发、生产与销售记录,形成时间证据链;第三,核算申请日前生产规模,评估现行生产是否超出原有范围,必要时主动调整产能规避风险;第四,委托专业律师制定应诉方案,同步评估现有技术抗辩、合法来源抗辩等其他路径;时间紧迫的可依法申请延长答辩期。
以上内容参考北京地区司法实践整理,个案事实与管辖法院不同可能影响结论,欢迎就具体情况咨询恒略律师。
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